Home > 지적재산권 정보 > 지적재산권의 사업화 > 수익획득방법
특허제품의 생산.판매
특허권의 매매
특허발명에 대한 실시권 허락 - 라이센싱아웃(licensing-out)
침해에 대한 손해배상, 부당이득반환
독점 시장을 노린다.

특허권자는 특허를 받은 발명제품을 스스로 생산하여 판매함으로써 이익을 올릴 수 있습니다. 직접 생산/판매하고자 결정하는 가장 큰 배경은 시장을 독점할 수 있다는 가능성입니다. 파이자의 발기부전치료제인 "비아그라"가 그 한 예가 될 것입니다. 시장을 독점 할 수 있다는 점은 참으로 뿌리치기 어려운 유혹이지만 불행히도 특허를 통한 시장의 독점화는 그리 단순한 문제가 아니므로 직접 사업화함에 있어서는 다음과 같은 여러 가지 점을 체크하여야 합니다.

직접 사업화에 있어서 사전 점검 사항

사업가로서의 자질

발명가로서의 능력과 사업가로서의 능력은 전혀 별개의 것입니다. 두가지 능력을 모두 갖춘 경우는 극히 드물다. 사업을 직접 시작하기 전에 스스로의 자질을 냉철히 검토하여 사업가로서의 자질이 아니라고 판단될 경우는 사업적인 능력을 갖춘 파트너를 찾던가 아니면 권리의 양도 혹은 라이센스로 수익을 취하는 것이 좋습니다. 적성도 아닌 사업에 투자할 노력을 발명에 쏟아 다른 좋은 발명을 하는 것이 오히려 더 좋은 수익 획득 방법이 될 수 있습니다.

P씨는 수년간의 노력 끝에 수처리 설비에 대한 특허를 획득하고 대기업이 제시한 10억 상당의 특허권 양도제안을 뿌리치고 년 100억대 시장을 바라보고 이를 직접 사업화하기 위해 나섰으나 3년 만에 참담한 실패를 맛보고 집도 날렸을 뿐만 아니라 나이보다 10년은 더 늙은 모습으로 변해버렸습니다. 그 특허의 사업성은 분명히 있었지만 주로 국가기관을 상대로 하는 시장의 특성 및 자금 동원 등의 어려움이 그가 대처하긴 너무 어려운 문제였던 것입니다. 결과적으로 그는 10억원의 특허권 양도 수익을 얻을 기회는커녕 수십억의 손해만 보고 말았던 것입니다.

특허기술의 생산가능성: 발명품과 판매 가능한 제품과의 거리

특허는 기본적으로 기술적 아이디어에 대해 주는 권리입니다. 따라서 아직 시장에 팔 수 있을 만큼 구체화되지 않은 아이디어 상태에서도 특허권을 얼마든지 획득할 수 있는 것입니다. 특허 받은 기술적 아이디어가 시장에서 경쟁력있는 제품으로 되어 나오기까지 상당한 연구개발과 투자 및 시간을 필요로 하는 경우가 많이 있습니다.

따라서 특허 아이디어만 현혹되어 발명과 구체적 제품화의 거리를 가늠하지 않고 사업화에 투자하였다가는 시장제품화를 위한 연구에 소요되는 시간 및 투자 소요를 감당하지 못하고 주저앉아 버리는 경우가 많이 있습니다.

얼마 전에 급속 냉각 캔의 특허가 신문보도 등에 나와 항간의 주목을 끈 적 있었습니다. 시연회까지 하면서 투자자를 모았지만 여전히 상품화하기엔 아직 거리가 먼 것이었기에 사기라는 시비에 휘말렸고 아직도 우린 시장에서 그 상품을 찾아 볼 수가 없는 것입니다.

개발능력

시장 판매가 가능한 제품을 개발하기 위해서는 제품설계 및 생산시설 설계 등 발명에 필요한 기술적 능력과는 또 다른 차원의 기술적 능력이 요구됩니다. 이러한 능력을 갖추기가 어려울 경우 직접 생산, 판매하기에는 역시 문제가 있습니다. 특허 받은 제품일 경우 소비자들로부터 신뢰 혹은 호의적 반응을 보이는 경향이 있긴 하지만 그들이 실제로 주머니를 열고 직접 구매토록 하기 위해서는 가격경쟁력, 마케팅능력, 디자인, 편의성 등 여러 가지 조건이 맞아야 하므로 이들 요건을 충족시키는 제품개발의 능력을 스스로 갖추고 있는지에 대해 냉철한 판단이 필요합니다.

이를테면 공기압력을 에너지로 하는 자동차에 대한 특허가 한때 신문에 보도된 적 있습니다. 이론적으로 불가능하지는 않더라도 실제로 공압자동차가 완성되기 위해서는 수많은 종류의 고등기술들이 결합되어 수년간의 연구를 거친다 하더라도 그 기술적, 상업적 성공여부를 가늠하기 어려운 것이었다. 이 발명도 피라미드 판매방식으로 투자자를 모았다가 사기 시비에 휘말렸습니다.

재정적 능력

제품을 생산하기 위해서는 생산설비를 갖추고 인력을 마련해야 하며 원재료를 구입하고 또한 판매망도 구축하여야 하는 등 투자가 필요합니다. 따라서 투자재원을 마련하는 것이 커다란 문제로 대두되게 됩니다. 이를 위하여 과도한 타인자본에 의존할 경우 최악의 경우는 기술만 빼앗기고 마는 경우도 있습니다. 흔히 특허제품의 사업화에 있어서 이러한 자금동원의 문제가 가장 큰 걸림돌이 되고 있으므로 이에 대한 분명한 대책이 요구됩니다.

이런 모든 점에 대한 치밀한 검토한 결과 자신이 있을 때에만 발명자가 스스로 사업주체가 되어야 할 것이며 어느 하나라도 감당할 자신이 없을 경우에는 나 등 다른 방법으로 특허발명을 이용하여 이득을 얻는 길을 모색해야 할 것입니다.

특허권 자체도 재산권이므로 얼마든지 매매의 대상이 될 수 있습니다. 때로는 특허권자가 상속 또는 증여의 목적으로 출원인 혹은 권리자를 자손의 명의로 하기도 합니다. 따라서 스스로 사업화에 나서지 않기로 결심한 경우엔 특허발명의 사업화에 관심 있는 사람 혹은 기업에게 상당한 대가를 받고 권리를 양도할 수 있습니다. 매매의 경우, 다음과 같은 사항이 준비되어야 합니다.

매매 대상의 확정 (권리 범위에 대한 명확한 이해)

무엇을 사고 팔 때 가장 기본이 되는 사항은 매매의 대상을 확정짓는 것입니다. 자동차나 토지 등 유체재산권의 경우는 매매의 대상의 확정이 큰 문제가 되지 않으나 눈에 보이지 않는 재산권인 특허권의 경우는 매매의 대상의 확정이 쉬운 문제가 아닙니다. 특허번호, 권리자 확인, 존속기간 등의 확인은 매매 대상의 확정에 있어서 가장 기본적인 사항입니다. 실질적으로 중요한 것은 특허권의 독점배타권이 어디까지인가를 확정짓는 것입니다. 독점배타권의 범위는 특허공보에 게재된 "특허청구범위"의 해석에 의해서 확정되는 것으로 토지에 있어서 측량을 통해 정확한 면적을 가리는 것과 유사합니다. 이 청구범위의 해석은 고도의 기술적, 법률적 문제이므로 전문가인 변리사의 도움을 받는 것이 좋습니다. 이렇게 독점배타권의 범위를 명확히 한 후, 이에 대한 기술적, 상업적 의미를 잘 설명한 카탈로그 혹은 설명자료를 만드는 것이 매매에 도움이 됩니다. 청구범위의 명확한 이해가 없이 막연한 생각으로 특허권을 팔거나 사는 것은 물건이 어떻게 생긴지도 모르고 매매를 하는 셈이 됩니다.

원매자의 확보

특허발명을 팔고자 할 때 부딪치는 첫 번째 문제는 살 사람을 찾는 것입니다. 아직 우리나라는 특허발명의 매매가 이루어지는 시장이 제대로 확립되지 못했기 때문입니다. 때로는 원매자가 먼저 찾아오는 경우도 있지만, 특허권자로서 특허발명을 팔고자하는 경우는 가능하다면 시제품을 만든 후, 다음과 같이 적극적으로 원매자를 찾아나서야 할 것입니다.
국내외 관련업계에서 당 특허발명에 관심이 있을 만한 곳을 물색하여 하나하나 접촉합니다.
관련 전시회에 참가합니다
신문, 잡지 등에 기사화를 시킨다
기존의 특허매매 장터에 올린다.
- www.most.go.kr (과기처 특허복덕방)
- www.patentmart.or.kr (한국발명진흥회에서 운영하는 특허기술장터)
- www.buyinfo.co.kr (아이디어와 기술특허 마트)
- www.ipca.co.kr (국제특허저작권중계소/사설 장터)
- www.changebiz.net (회원제 특허매매장터)
- www.idea4989.co.kr (무료회원제 아이디어 경매 서비스)

가격의 산정

얼마에 팔 것인가? 매매 거래가 성사될 적정 가격이 얼마인 것인가? 에 대한 문제는 특허권 거래 성사에 있어 가장 핵심이 되는 문제이지만 또한 답을 얻기도 어려운 문제입니다. 이론적으로 비용접근법, 수익접근법, 시장접근법 등 가치평가에 대한 여러 가지 시도가 이루어지고 있지만 이러한 이론들은 하나의 지침인 것이며 결국은 거래당사자간의 합의에 따라 결정되기 마련입니다. 따라서 특허권자로서는 희망 매각액을 작정하고 상대가 얼마까지 지불할 생각이 있느냐를 파악하는 것이 중요합니다.

매매시 유의 사항

특허등록원부의 확인

모든 특허권은 마치 부동산의 등기부등본같이 특허등록원부를 갖고 있습니다. 특허청에 신청하면 발부 받을 수 있으며 이 특허등록원부에서 다음과 같은 사항을 반드시 확인하여야 합니다.

법적인 권리자의 확인

현재 특허권을 매매하고자 하는 자가 법률적인 권리자인지 여부, 주민등록상의 주소와 등록원부상의 주소가 일치하는지 여부를 확인하여야 합니다. 만일 일치하지 않는 경우에는 주소변경신청을 통하여 올바른 주소로 정정하는 것이 원활한 거래를 위하여 바람직합니다.

권리존속기간의 확인

특허권은 출원일로부터 20년 실용신안등록은 출원일로부터 10년이 권리 존속기간이 됩니다. 권리의 존속기간이 끝나면 누구든지 특허발명 기술은 자유롭게 사용할 수 있습니다. 따라서 등록원부를 통해 현재까지도 유효한 권리로 존속하고 있는지 여부와 남은 권리존속기간을 반드시 확인하여야 합니다. 매매대금은 존속기간이 얼마나 남았는지에 크게 영향을 받게 됩니다.

권리의 하자 확인

특허등록원부에는 권리가 공유인지, 통상사용권, 전용사용권의 허락 여부 및 무효, 취소 심판 혹은 소송 등이 계류중에 있는지 여부와 근저당 혹은 가처분 또는 가압류 등이 등재되게 되어 있으므로 이들 사항의 기재여부를 반드시 확인하여야 합니다. 보다 엄격한 판단을 위해서는 계약일 직전에 등록원부를 다시 한번 발급 받아 확인하는 것이 안전합니다.

매매절차의 종료

특허권의 매매가 성립되어 잔금을 처리할 경우, 특허권자는 인감증명서를 첨부하여 인감도장을 날인한 매매계약서를 구매자에게 제공하여야 하며 구매자는 동시에 잔금을 지불함으로 계약은 종료됩니다. 구매자는 즉각 권리자 명의변경신청을 하여 법적인 권리자로서 지위를 확보하여야 합니다.

실시권 (라이센스)이란

실시권, 우리가 흔히 말하는 라이센스란 간단히 말하면 특허권자가 타인이 특허발명을 사용해도 침해로 문제삼지 않겠다는 약속입니다. 지금 당장은 특허 발명을 실시할 의사나 능력이 없지만 언젠가는 반드시 직접 특허발명 사업을 해보고 싶은 경우에는 특허권을 양도하는 것보다는 라이센스를 허여하여 로열티 수입을 획득하는 것을 추진할 수 있습니다.
라이센싱에는 독점적 권리를 주는 과 비독점적 권리를 허여하는 이 있습니다. 권리의 성격 및 그 세부조건에 따라 로얄티가 달라지게 되고 양측의 입장도 다르게 반영됩니다.

전용실시권(exclusive license)

전용실시권과 통상실시권의 가장 큰 차이는 독점적 실시가 가능한지 여부입니다. 전용실시권을 허락할 경우 특허권자라 할지라도 별도의 특약이 없으면 실시할 수 없습니다. 지역과 실시방법 (예를 들면 제작업체엔 제조에만 독점실시권을 준다든지, 경상도 지역 판매에 대해서만 독점 실시권을 허락)등을 한정하여 그 범위 내에서만 독점실시권을 허락할 수도 있습니다.
전용실시권자는 권리침해자에 대하여 본인이 직접 대항할 수 있습니다.
전용실시권의 효력은 등록원부에 등록을 해야 효력이 발생하므로 전용실시권 허여 계약은 로열티 지불과 동시에 특허권자가 인감증명을 날인하고 인감증명서를 첨부하는 등,
등록에 필요한 일건 서류를 제공토록 해야 합니다.

통상실시권 (non-exclusive license)

통상실시권은 전용실시권과는 달리 독점적 실시권이 아닙니다. 따라서 동일한 실시 범위를 갖는 여러 명의 통상실시권자가 있을 수 있습니다. 등록은 계약의 효력발생요건이 아니므로 당사자간의 구두계약으로도 성립할 수 있으나, 등록원부에 등재되지 아니하면 특허권자가 권리를 타인에게 양도하는 경우엔 권리를 주장할 수 없을 위험이 있으므로 권리자가 인감을 날인한 통상실시권 계약을 체결하고 인감증명서를 첨부하여 등록원부에 등재를 하는 것이 관례입니다.
통상실시권의 모양을 갖추었으면서도 실제적으로는 전용실시권에 버금가는 권리를 주는 소위 독점적통상실시권도 계약의 내용에 따라 있을 수 있습니다.
통상실시권은 기간 혹은 지역 및 실시내용에 따라 제한이 가능하므로 어느 범위까지 허여할 것이냐에 따라 로얄티의 내용도 많이 달라지게 됩니다.

로열티의 산정 및 지불 방법
라이센스 계약의 핵심도 역시 적정 라이센스 금액의 결정이라 할 것입니다.
계약당사자간의 합의에 의해 결정되며 객관적 금액의 산정에 대한 여러 가지 이론이 있어도 결국은 당사자간의 협의에 의해 결정될 수 밖에 없습니다. 로열티 지불방법은 일시불로 받는 방법과 소위 런닝로얄티라고 해서 매출액 혹은 매출이익의 일정액을 받는 방법을 기본으로 하여, 이 두가지 방법이 약간씩 변형되거나 결합되어 여러 가지 형태의 지불방법이 있게 됩니다.

라이센스 협상과정에서 런닝로얄티 방식의 경우, 흔히 로얄티 레이트에 주로 신경을 쓰는데 로얄티 레이트 이상 중요한 것이 로얄티 산정의 기본이 되는 것을 무엇으로 할 것이냐는 것입니다.
매출액이냐 매출이익이냐 순이익이냐에 따라 그 결과는 엄청나게 차이가 나게 됩니다.

특허권자로서는 실제적으로 실시권자의 회계를 정확히 감사할 수 있는 능력이 있는지 혹은 적당한 장치 및 관리 능력을 갖추고 있는지를 고려하여 로얄티 지불방법을 결정하여야 할 것입니다.
일시불로 받을 경우에는 런닝로얄티에 비해 일시적으로 큰 금액을 받을 수 있고 관리의 부담이 적지만, 라이센스된 제품의 매출 성과에 비례하여 이익을 향유 하지 못한다는 단점도 있습니다.

실시권 허락시 유의 사항

실시권(라이센스) 계약시 유의사항은 매매시의 유의사항과 대동소이하지만 다음과 같은 점에 특히 유의하여야 합니다

개량발명에 대한 권리 확보 문제

특허권자는 물론 실시권자도 특허발명을 계속 연구하여 특허된 발명보다 개량된 발명을 할 수 있습니다. 이 개량 발명에 대한 양 당사간의 이익 조정이 중요합니다. 실시권자의 입장에서는 개량발명에 대해서도 실시권의 허여대상에 포함시킬 것을 희망하게 됩니다. 양측의 이해의 균형을 이루기 위한 방법으로 통상 양자 모두 개량발명에 대해서도 서로 실시권을 인정해주기도 합니다.

공정거래법 위반

해외에서 기술을 도입하는 경우에는 계약체결 후 60일 이내에 공정거래위원회에 심사를 청구할 수 있으며 다음과 같은 내용은 불공정계약으로 취소, 수정 또는 변경등 시정조치 해야 하며 이를 위반할 시에는 5억원 이내의 과징금을 부과하거나 2년 이하의 징역이나 1억 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.

- 원재료, 부품 등의 구입 제한
- 판매지역의 제한, 병행수입의 방해
- 거래상대방·거래수량·거래방식의 제한, 판매(재판매)가격의 지정
- 경쟁기술·제품의 사용 또는 취급 제한
- 부당한 기술료 부과, 일괄기술 도입요구, 기술개량·연구개발 제한, 개량기술의 부당한 이전요구, 기술사용의 제한
- 광고·선전비 등의 과다 부과
- 계약해지 또는 분쟁에 관한 불공정한 규정

실시권계약 종료시 잔존품의 처리

실시권 계약 종료시 실시권자가 이미 생산한 특허제품의 처리 방법에 대해서 실시권 계약에 명백하게 규정하지 않으면 실시권의 종료가 무의미하게 될 위험이 있습니다. 특허권자가 계약 종료 당시 재고품을 인도하거나 아니면 특정기간을 지정하여 재고품이 소진되도록 허여하는 등의 방법을 생각할 수 있습니다.

실시허락 범위의 명확화

실시허락의 범위에 있어서 기간, 지역, 실시형태 등에 대해 분명하게 정의하는 것이 중요합니다.


특허권의 침해란

실시권의 허락등 정당한 권한이 없이 특허권의 권리범위에 속하는 기술내용을 실시하는 행위를 말합니다.

침해에 대한 손해배상

침해로 입은 특허권자의 손해에 대해 침해자는 배상할 책임이 있습니다. 이러한 손해배상도 역시 특허권자의 입장에서는 특허로 인한 소득의 하나가 됩니다. 손해배상액은 손해배상청구소송에 의해 정해지는 것이 원칙이나 양 당사자간의 합의에 의해 소송 없이 혹은 소송 도중 합의금 형태로 타결되는 경우도 많다. 실시권을 허여했을 경우 받을 수 있는 로열티가 통상 최소 손해배상액으로 볼 수 있습니다.

부당이득의 반환

특허법 상에 부당이득 반환에 관한 규정이 없으나 법리상 당연 인정됩니다. 부당이득과 특허권자의 손해액 사이의 인과관계의 입증의 곤란 때문에 실무상 실시료에 해당하는 금액의 부당이익반환을 인정한 예가 대부분입니다.